17Ob10/07f

Gericht

OGH

Entscheidungsdatum

12.06.2007

Geschäftszahl

17Ob10/07f

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr. Griß als Vorsitzende und die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei P***** GmbH, *****, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei T***** registrierte Genossenschaft mbH, *****, vertreten durch Schwarz Schönherr Rechtsanwälte OEG in Wien, wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 32.000 EUR), infolge Revisionsrekurses der Klägerin gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 21. März 2007, GZ 3 R 25/07d-15, mit welchem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 29. Dezember 2006, GZ 41 Cg 94/06s-3, teilweise abgeändert wurde, den Beschluss

gefasst:

Spruch

I. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden gemäß Art 234 EG folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist eine Gemeinschaftsmarke gemeinschaftsweit als „bekannte Marke" im Sinn von Art 9 Abs 1 lit c der Verordnung 94/40/EG des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) geschützt, wenn sie nur in einem Mitgliedstaat „bekannt" ist?

2. Bei Verneinung von Frage 1: Ist eine nur in einem Mitgliedstaat „bekannte" Marke in diesem Mitgliedstaat nach Art 9 Abs 1 lit c GMV geschützt, sodass ein auf diesen Mitgliedstaat beschränktes Verbot erlassen werden kann?

II. Das Verfahren wird bis zum Einlangen der Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften gemäß § 90a Abs 1 GOG ausgesetzt.

Text

Begründung:

I. Sachverhalt

Die Klägerin ist seit 2001 Inhaberin der Gemeinschaftsmarke (Bildmarke) Nr. 000915488 unter anderem für Fruchtgetränke und Fruchtsäfte. Wesentlicher Bestandteil der Marke ist die Darstellung einer grünen Glasflasche mit charakteristischem Etikett und Deckel. Solche Flaschen verwendet die Klägerin seit Jahren für den Vertrieb ihres Fruchtsafts „Pago". Insofern ist die Marke in Österreich in hohem Maße bekannt. Neben der Flasche ist in der Marke ein mit Fruchtsaft gefülltes Glas abgebildet.

Die Beklagte vertreibt in Österreich ebenfalls seit Jahren ein Fruchtmolkegetränk unter der Bezeichnung "Lattella". Dieses Getränk wurde zunächst in Pappbehältern (Tetrapacks) verkauft. Seit einiger Zeit füllt sie das Getränk aber auch in Glasflaschen ab. Strittig sind zwei Flaschengestaltungen, von denen die Beklagte derzeit nur eine verwendet. Beide gleichen in mehrfacher Hinsicht (Form, Farbe, Etikett, Deckel) jener, die in der Gemeinschaftsmarke der Klägerin abgebildet ist und von ihr verwendet wird. Verwechslungsgefahr besteht allerdings nicht, weil die von den Parteien verwendeten Flaschenetiketten mit den in Österreich jeweils sehr bekannten Bezeichnungen „Pago" und „Latella" versehen sind. Diese prägenden Wortbestandteile schließen auch bei der gebotenen Gesamtbetrachtung die Gefahr von Verwechslungen aus.

In der Werbung für ihr Getränk verwendet die Beklagte eine Abbildung, die - wie die Gemeinschaftsmarke der Klägerin - eine Flasche neben einem gefüllten Glas zeigt.

II. Anträge und Vorbringen der Parteien

Die Klägerin beantragt, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu verbieten,

(a) ihr Getränk in den strittigen Flaschen zu bewerben, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder auf sonstige Weise zu benutzen, sowie

b) dafür mit einer Abbildung der Flaschen zusammen mit einem gefüllten Fruchtsaftglas zu werben.

Die Beklagte nutze Unterscheidungskraft und Wertschätzung der in Österreich bekannten Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise aus. Auf der GMV beruhende Markenrechte seien nach § 2 Abs 3 des österreichischen Markenschutzgesetzes (MSchG) inländischen Markenrechten gleichzuhalten, sofern aus gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen über das Markenwesen nichts Gegenteiliges hervorgehe. Daher bestehe wie bei einer nationalen Marke der besondere Schutz der bekannten Marke schon dann, wenn die Marke (nur) im Inland bekannt sei. Zum selben Ergebnis führe auch eine unmittelbare Anwendung der GMV, da Österreich ein „wesentlicher Teil" der Gemeinschaft im Sinn der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-375/97 (General Motors Corporation / Yplon SA) sei. Zudem könne ein Unterlassungsgebot nach Art 9 Abs 1 lit c GMV auch beschränkt auf einen Mitgliedstaat ausgesprochen werden. Zumindest in diesem Fall sei „Bekanntheit" nur in diesem Mitgliedstaat erforderlich.

Die Beklagte beantragt die Abweisung des Sicherungsantrags. Verwechslungsgefahr im Sinn von Art 9 Abs 1 lit b GMV liege nicht vor. Der weitergehende Schutz als „bekannte Marke" nach Art 9 Abs 1 lit c GMV scheitere daran, dass die Gemeinschaftsmarke der Klägerin nur in Österreich bekannt sei. Zwar sei ein auf Österreich beschränktes Unterlassungsgebot grundsätzlich möglich. Auch in diesem Fall müsse die Marke aber in einem „wesentlichen Teil" der Gemeinschaft bekannt sein.

III. Bisheriges Verfahren

Das Erstgericht nahm Verwechslungsgefahr an und erließ auf dieser Grundlage eine einstweilige Verfügung. Das Gericht zweiter Instanz wies den Sicherungsantrag ab.

Rechtliche Beurteilung

IV. Gemeinschaftsrecht

Art 9 Abs 1 GMV lautet auszugsweise wie folgt: „Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a)

[...]

b)

[...]

c)

ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."

Nach Art 14 GMV bestimmt sich die „Wirkung der Gemeinschaftsmarke [...] ausschließlich nach dieser Verordnung."

V. Nationales Recht

§ 2 Abs 3 MSchG lautet auszugsweise wie folgt: „Markenrechte, die auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 40/94 [...] erworben werden, sind auf Grund dieses Bundesgesetzes erworbenen Markenrechten gleichzuhalten, sofern aus gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen betreffend das Markenwesen nichts Gegenteiliges hervorgeht. [...]"

VI. Vorlagefragen

              1.              Nach Auffassung des Senats begründet § 2 Abs 3 MSchG keinen Schutz von Gemeinschaftsmarken, der allein auf nationalem Markenrecht beruht und unabhängig von jenem nach Art 9 GMV besteht. Das folgt sowohl aus Art 14 GMV als auch aus dem Zweck von § 2 Abs 3 MSchG. Diese Bestimmung soll die zivil- und strafrechtliche Durchsetzung von Rechten aus einer Gemeinschaftsmarke ermöglichen bzw. erleichtern. Sie bezieht sich daher auf die Rechtsfolgen einer Markenverletzung. Ob eine solche Verletzung vorliegt, ist allein nach der GMV zu beurteilen.

              2.              Damit stellt sich die Frage, wie die Formulierung „in der Gemeinschaft bekannt" in Art 9 Abs 1 lit c GMV zu verstehen ist. Für eine Marke nach dem einheitlichen Benelux-Markengesetz hat der Gerichtshof ausgesprochen, dass die Marke zur Erlangung des besonderen Schutzes als bekannte Marke einem „bedeutenden Teil" des Publikums bekannt sein müsse, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen sei. Im Benelux-Gebiet genüge es, dass die Marke einem bedeutenden Teil des betreffenden Publikums in einem „wesentlichen Teil" dieses Gebiets bekannt sei, der gegebenenfalls „einem Teil eines der Länder dieses Gebiets" entsprechen könne (RS C-375/97 - General Motors Corporation / Yplon SA).

Für die Gemeinschaftsmarke ist aus dieser Entscheidung abzuleiten, dass die Marke jedenfalls nicht in der gesamten Gemeinschaft bekannt sein muss. Damit unterscheidet sich diese Problematik vom Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung nach Art 7 Abs 3 GMV. Hier muss nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten erworben worden sein, in denen ein Eintragungshindernis nach Art 7 Abs 1 lit b, c oder d GMV besteht (RS C-25/05 P - August Storck KG / HABM, insbesondere RZ 83).

              3.              Offen ist demgegenüber, ob schon ein einziger Mitgliedstaat als „wesentlicher Teil" der Gemeinschaft angesehen werden kann. Das hätte zur Folge, dass der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke, die - wie hier - nur in einem Mitgliedstaat bekannt ist, den Schutz des Art 9 Abs 1 lit c GMV für die gesamte Gemeinschaft beanspruchen könnte. Insbesondere könnte er aufgrund eines in diesem Mitgliedstaat ausgesprochenen Verbots in allen anderen Mitgliedstaaten Unterlassungsvollstreckung betreiben, wenn der Beklagte die strittige Marke dort nutzt. Auf das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinn von Art 9 Abs 1 lit b GMV käme es dann auch in diesen anderen Mitgliedstaaten nicht an.

Im Anlassfall strebt die Klägerin zumindest nach dem Wortlaut ihres nicht weiter beschränkten Antrags ein derart umfassendes Verbot an. Die erste Vorlagefrage ist daher darauf gerichtet, ob bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen ein solches umfassendes Verbot erlassen werden kann, obwohl die Gemeinschaftsmarke nur in einem Mitgliedstaat bekannt ist (zu einer vergleichbaren Problematik im harmonisierten Markenrecht vgl das derzeit anhängige Vorabentscheidungsersuchen in der Rechtssache C-328/06).

              4.              Sollte Frage 1 verneint werden, wäre ein territorial beschränktes Verbot zu erwägen. Die Klägerin ist der Auffassung, dass ein Verbot nach Art 9 Abs 1 lit c GMV bei Bekanntheit der Marke in einem Mitgliedstaat zumindest für diesen Mitgliedstaat erlassen werden könnte. Die Beklagte hält dieser Ansicht den Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke entgegen.

Der Wortlaut von Art 9 Abs 1 lit c GMV scheint - mangels diesbezüglicher Unterscheidung - tatsächlich keine Grundlage dafür zu bieten, einer Gemeinschaftsmarke einen territorial beschränkten Schutz zu gewähren, wenn ein unbeschränkter Schutz mangels territorial ausreichender Bekanntheit nicht möglich ist. Diese Auffassung führte jedoch dazu, dass das Gemeinschaftsmarkenrecht keine in jeder Hinsicht vollwertige Alternative zum harmonisierten nationalen Markenrecht wäre. Denn verfügte die Klägerin im vorliegenden Fall auch über eine mit der Gemeinschaftsmarke übereinstimmende nationale Marke, so könnte sie sich ohne jeden Zweifel auf deren Schutz als bekannte Marke nach nationalem Markenrecht (§ 10 Abs 2 MSchG) berufen. Eine am Wortlaut und am Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke orientierte Auslegung von Art 9 Abs 1 lit c GMV führte somit dazu, dass der Inhaber einer regional bekannten Gemeinschaftsmarke daneben weiterhin eine nationale Marke halten müsste, um den besonderen Schutz der bekannten Marke zu genießen.

Die zweite Vorlagefrage ist daher darauf gerichtet, ob bei Bekanntheit einer Gemeinschaftsmarke in nur einem Mitgliedstaat ein Verbot nach Art 9 Abs 1 lit c GMV beschränkt auf diesen Mitgliedstaat erlassen werden kann.